Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare promosso dalla Mario Valentino S.p.A. – assistita dagli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi e Riccardo Perotti, partner dello studio Spheriens – contro Farfetch UK, gruppo che gestisce l’omonima piattaforma di e-commerce di abbigliamento e accessori di lusso, e Modes S.p.A., titolare di alcune boutique e affiliata a Farfetch.
La Mario Valentino S.p.A. – una storica azienda napoletana fondata negli anni ’50 dallo stilista Mario Valentino, geniale creatore in particolare di calzature e borse – è titolare dei marchi “Valentino” per calzature, borse e prodotti di pelletteria. Questi marchi si inseriscono nel quadro di un accordo di coesistenza sottoscritto dalla Mario Valentino e dalla Valentino S.p.A. nel 1979, in forza del quale nei settori appunto di calzature, borse e accessori solo la Mario Valentino può usare e registrare il nome “Valentino”, mentre la Valentino S.p.A. può usare e registrare il nome per esteso “Valentino Garavani”.
La Mario Valentino ha contestato a Farfetch (e a Modes) la commercializzazione con il marchio “Valentino” di calzature e borse provenienti dalla Valentino S.p.A..
Il Tribunale di Milano ha sottolineato che in relazione a calzature, borse e accessori di pelletteria il segno “Valentino” risulta “riservato alla titolarità della ricorrente Mario Valentino S.p.A. per effetto delle registrazioni da essa azionate in questo procedimento, titoli che evidentemente devono essere considerati per i diritti che per se stessi attribuiscono alla titolare di essi ed anche a prescindere dagli accordi intervenuti tra la ricorrente e la Valentino S.p.A.”.
Quanto alla responsabilità per contraffazione di Farfetch, il Tribunale di Milano – come aveva già fatto in un precedente del luglio 2020, relativo alla contraffazione del marchio della cucitura gialla degli scarponcini “Dr. Martens” – ha respinto la difesa sollevata dalla società inglese per la quale la responsabilità dovrebbe escludersi in quanto Farfetch svolgerebbe una mera attività di “hosting passivo” delle informazioni fornite dalle boutique partner. Al riguardo il Tribunale ha infatti obiettato che l’“entità del ruolo e dei servizi prestati da FARFETCH UK Ltd risultano tali da eccedere la mera figura del prestatore dei servizi dell’informazione passivo che non attua alcun controllo sulle attività svolte mediante il proprio sito web, posto che essa svolge – come afferma testualmente – il ruolo di ‘agente per conto dei Partner’ (in questo caso per conto di MODES s.p.a.) che, insieme all’organizzazione delle vendite ed agli ulteriori servizi forniti alla clientela, consente di ritenere che tale resistente svolga in effetti un ruolo attivo nella commercializzazione dei prodotti stessi”.
Sulla base di queste premesse il Tribunale di Milano ha quindi inibito a Farfetch e a Modes “l’ulteriore utilizzazione dei marchi ‘Valentino’ e ‘Red Valentino’ in relazione a calzature, borse o altri prodotti di pelletteria” non provenienti dalla Mario Valentino, fissando una penale per la violazione dell’inibitoria e condannando le due resistenti al pagamento delle spese di lite. L’ordinanza non risulta esser stata reclamata.
